Нюанси укладення ліцензійних договорів

Технологічний розвиток охопив усі сфери суспільного життя. Щоб залишатись конкурентноздатним, бізнес повинен іти в ногу із сьогоденням, упроваджуючи сучасні технології й адаптуючи виробничі процеси до нових викликів. Як бути, якщо на самостійну розробку програм, винаходів чи нових механізмів недостатньо фінансових чи інтелектуальних ресурсів? За аналогією з іншим майном об’єкти інтелектуальної власності можна придбати чи орендувати.

Якщо з відчуженням права власності на об’єкти прав інтелектуальної власності (далі – об’єкт ІВ) усе більш-менш зрозуміло, то про договір оренди комп’ютерної програми або промислового зразка ви, мабуть, не чули, і це не дивно. Передання права користування об’єктом ІВ дуже схоже на оренду: винахідник/автор, володіючи виключним правом розпоряджатись об’єктом своєї ІВ, дозволяє його використання іншим особам на певний строк та за певну плату (роялті). Однак у цьому випадку передання права користування оформлюють ліцензійним договором, що має свої нюанси.

Поняття та істотні умови ліцензійного договору

Згідно з цивільним законодавством України ліцензійний договір дає змогу ліцензіару (власнику) надати ліцензіату (користувачу) право використання об’єкта ІВ за умовами, визначеними договором і законом. Однак відсутня конкретизація об’єктів ІВ, яких це стосується. Закон України “Про авторське право і суміжні права” визначає, що використання твору можливе лише на підставі авторського договору, який є схожим на ліцензійний договір, але не використовує термін “ліцензія”. Тому, хоча ліцензійний договір і авторський договір мають однаковий зміст, для деяких об’єктів ІВ на законодавчому рівні передбачено саме ліцензійну форму.

Використання ліцензійного договору надважливе для підприємств, чиї процеси зав’язані на об’єктах ІВ, наприклад, програмному забезпеченні, адже будь-які збої в роботі програми можуть призвести до значних збитків або навіть зупинення виробництва.

Водночас винахідник зацікавлений, щоб користувач не зловживав наданими йому ліцензійними правами, наприклад, не використовував об’єкт ІВ у недозволений спосіб, поза обумовленим строком чи територією, вчасно здійснював оплату тощо.

Тому важливо грамотно скласти договір і прописати в ньому всі необхідні нюанси щодо користування об’єктом ІВ як для винахідника, так і для користувача. Це дасть змогу уникнути можливих конфліктів, захистити права обох сторін і знайти шлях до розв’язання будь-яких проблем, які можуть виникнути в процесі користування об’єктом ІВ.

Своєю чергою законодавство визначає істотні умови ліцензійного договору, без яких договір вважатиметься недійсним. Тож умови, які обов’язково потрібно зазначити в ліцензійному договорі:

• предмет договору, тобто сам об’єкт ІВ, права користування яким передають за договором;
• вид ліцензії;
• конкретні права, що надають за договором;
• способи використання об’єкта ІВ;
• територія дії ліцензії;
• строк, на який надають права за договором;
• порядок і розмір плати за користування ліцензією.

Види ліцензії

Цивільний кодекс України визначає три види ліцензій, які можуть бути надані в межах ліцензійного договору:

1. Виключна ліцензія, яку надають тільки одному користувачеві та яка забороняє власнику об’єкта ІВ використовувати його у тих сферах, що передбачені договором.
2. Одинична ліцензія, яку надають тільки одному користувачеві та яка не дозволяє видачі ліцензії іншим особам, але дозволяє власнику використовувати об’єкт ІВ у межах дії ліцензії.
3. Невиключна ліцензія, яка дозволяє як використання об’єкта ІВ автором, так і видавання ліцензій іншим особам. Якщо сторони не обумовлюють у договорі вид ліцензії, то її вважають невиключною.

Права за ліцензійним договором

У ліцензійному договорі сторони обумовлюють права, що надають користувачу щодо об’єкта ІВ. Власник об’єкта ІВ може передавати обсяг прав вужчий, ніж передбачено ліцензією, або всі права. Але в будь-якому разі права, передані за ліцензійним договором, не можуть виходити за межі ліцензії.

Закон також передбачає можливість укладення субліцензійного договору, який дозволяє користувачеві (ліцензіату) за письмовою згодою ліцензіара або за дотримання інших умов, передбачених договором, видавати субліцензії. У цьому випадку первинний користувач несе відповідальність за дії субліцензіата перед власником.

За ліцензійним договором не можна передавати права на використання об’єкта ІВ, які на момент укладання договору не були чинними.

Слід бути уважними під час опису в договорі прав, що отримує користувач, адже закон вважає визначений у ліцензійному договорі перелік прав, що передають ліцензіату, та спосіб їх використання вичерпним. Тобто всі інші права, що не зазначені в договорі, вважають такими, що не надані ліцензіату.

Форма ліцензійного договору та його реєстрація

Ліцензійний договір передбачає отримання згоди сторін і дотримання письмової форми в разі його укладення. Посвідчувати нотаріально ліцензійний договір не потрібно, його вважають дійсним із моменту підписання його сторонами та скріплення печатками (за наявності).

Допускається також укладення ліцензійного договору в електронній формі відповідно до Закону України “Про електронну комерцію”.

Імперативна вимога законодавства щодо реєстрації ліцензійних договорів відсутня. Але за бажанням сторін договір можна зареєструвати в Державній службі інтелектуальної власності України, де його буде внесено до Держреєстру. Це дасть змогу поінформувати третіх осіб про права й обмеження сторін договору, а також зареєструвати на ліцензіата домен у зоні ua. Для реєстрації подають невеликий пакет документів, що містить: заяву про реєстрацію, ліцензійний договір або його нотаріальну копію, квитанцію про сплату державного збору, довіреність від однієї зі сторін. Процес реєстрації триває близько трьох місяців без можливості прискорення процедури.

Територія дії ліцензії

Сторони можуть обумовити в договорі територію, на яку поширюється дія ліцензії або субліцензії. Це може бути одна або кілька областей чи вся територія України. Зазначення території є важливим у разі надання права використання, зокрема, торгових марок, що надає ліцензіату ексклюзивне право використання бренду в певному регіоні.

Якщо ж конкретну територію в договорі не визначено, то вважається, що право на використання об’єкта ІВ надано на всій території України і може обмежуватись лише законом.

Строк ліцензійного договору

Ліцензійний договір укладають на обумовлений сторонами строк, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт ІВ.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору його вважають укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт ІВ, але не більше ніж на п’ять років.

Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважають продовженим на невизначений час. Кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору. Сторони можуть установити більший строк для повідомлення про розірвання договору.

Деякі аспекти оподаткування

У ліцензійному договорі обов’язково передбачають ліцензійну винагороду – плату за користування ліцензією (роялті). Роялті має особливість – цю плату стягують протягом усього періоду використання об’єкта ІВ. Також існує паушальна (разова) платіжна форма та можливість комбінувати обидва види платежів.

Роялті означає будь-який платіж за використання або надання права на використання об’єкта ІВ. Його оподатковують за ставкою 18 % за правилами, установленими для оподаткування дивідендів згідно з Податковим кодексом України.

Існують винятки, коли платежі не вважають роялті, зокрема, платежі отримано:

• як винагороду за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежено функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежено кількістю копій, необхідних для такого використання (використання кінцевим споживачем);
• за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів ІВ, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
• за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), у яких втілені або на яких містяться об’єкти права ІВ, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
• за передання прав на об’єкти права ІВ, якщо умови передання прав на об’єкт права ІВ надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права ІВ або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
• за передання права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

Доволі часто виникають податкові спори щодо того, чи є виплати роялті. Щоб відстояти свою позицію в суді, необхідно довести реальне використання об’єкта ІВ, а також подбати про наявність первинної документації, а саме: ліцензійної угоди, платіжного доручення та бухгалтерської довідки.